商标延伸注册的合法性审查探讨
时间：2021-04-16 16:02:59 来源：雅意学习网 本文已影响 人 
摘要：在当前全球化市场格局下，品牌延伸策略正日渐成为各大厂商在市场营销中不可或缺的战略，其所产生的商标延伸问题也越来越受到商标法学者和法官的关注，但目前我国相关法律法规在理论及实务中对商标延伸注册问题都鲜有涉及。由于商标延伸注册这一概念还未直接纳入法律规范中，导致了在某些案件的审理中对于商标延伸注册的合法性及合理性悬而未决。本文以“同济堂”商标案件作为视角，通过实证分析，对商标延伸注册理论进行研究与分析，总结出商标延伸注册的适用条件，为我国在处理此类案件时的争议提出解决途径，对品牌提供更为有力的法律保障。
关键词：商标；商标延伸注册；在先基础商标；在后申请商标；商誉延伸
中图分类号：D923.43文献标识码：A文章编号：1000-5099（2017）02-0132-05
国际DOI编码：10.15958/j.cnki.gdxbshb.2017.02.19
一、 问题的提出
基于在先基础商标“同济堂”而获得延伸注册的商标“同濟堂 始创于1888及图”的司法案例，被最高人民法院评定为北上广三地知识产权法院成立一年来的14个经典案例之一。
在最近“徽皖酒王”商标异议复审行政纠纷再审判决【（2016）最高法行再38号】中，最高法院就“基础商标延伸理论”进行了阐述，认为现行法律中对“商标延伸注册”并没有任何形式的明确规定，而“基础商标”作为“基础商标延伸理论”中的重要概念，不能在法条及理论上获得支持；同时，所谓“基础商标的延伸理论”并不能违背《商标法》中关于“整体商标标识及审查混淆可能性”对于近似性判断的基本原则。
除了最高法院上述的判决之外，北京高院的两起驳回复审行政纠纷案中，却存在不一样的观点：在“鳄鱼国际”【（2015）高行（知）终字第1072号】案件中，北京高院肯定了“商标延伸注册”的概念，但强调如果在后注册商标如需获得核准注册，应当与他人的在先申请注册商标区别开来，即不应该造成相关公众的混淆误认；在另一起“三品王”【（2015）高行（知）终字第2546号】案件中，北京高院则更加强调了在后申请注册商标与“在先基础商标”应当具有紧密的联系性这一概念：新申请商标能够获得核准注册的重要条件之一是“在先基础商标”在长期使用获得一定知名度后，能够导致相关公众将商标注册人与在同一种或类似商品上在后申请的相同或者基本相同的商标联系在一起。[1]虽然两份判决的结论略有不同，但本质上北京高院对于“基础商标”和“延伸注册”理论都进行了肯定。
2014年，北京高院发布的《审理指南》①中，粗略地对“商标延伸注册”概念进行了“定义”：商标注册人的基础注册商标经过使用获得一定知名度，从而导致相关公众将其在同一种或者类似商品上在后申请注册的相同或者近似商标与其基础注册商标联系在一起，并认为使用两商标的商品均来自该商标注册人或与其存在特定联系的，基础注册商标的商业信誉可以在在后申请注册的商标上延续参见《审理指南》中第8条关于延伸注册的基本原则规定。
但审理指南的出现仍没有解决诸多实际问题：“商标延伸注册”在当前实务中处于何种状态？“商标延伸注册”理论的必要性如何？延伸注册有何种适用条件？这些问题仍然没有得到确切的解答，而正是这些问题的存在构成了本文主要探讨的内容。
根据现行《商标法》第30条
《商标法》第30条规定：“申请注册的商标，凡不符合本法有关规定或者同他人在同一种商品或者类似商品上已经注册的或者初步审定的商标相同或者近似的，由商标局驳回申请，不予公告。”
的相关规定，笔者认为，如要将“商标延伸注册”的相关理论具象化、规范化，对《商标法》第30条规定的例外情况进行拓展，能够更好地把控“商标延伸注册”理论的合理性、合法性。即“商标延伸注册”的概念在理论和实务问题中都应当获得支持，但必须基于一定的限制条件。而本文的最终目的就是要通过实证分析来论证“商标延伸注册”的具体适用规则和制度定位，从而对我国立法及司法提出相关建议，为解决今后的实务案件提供参考和指导。
二、 案例分析
以“同濟堂始创于1888及图”【（2014）京知行初字第182号】商标驳回复审行政纠纷案件作为主线，其他生效判决作为辅线，对“商标延伸注册”的适用条件和制度定位进行论证。
1背景案情简介
原告：贵州同济堂制药有限公司
被告：国家工商行政管理总局商标评审委员会（下称商评委）
1996年3月7日，贵州省同济堂制药有限公司（下称贵州同济堂）申请注册“同濟堂”商标（图1，注册号为第1093180号），并于2007年9月7日续展专用期限至2017年9月16日。核定使用在国际分类第5类“中药药材；中药成药；各种丸；艾卷；膏；丹片；散”等商品上。
2012年8月8日，贵州同济堂在第5类“人用药；医药制剂；针剂；片剂；水剂；膏剂；中药成药；贴剂；医用营养品；医用敷料”等商品上，申请注册“同濟堂始创于1888及图”商标（图2，申请注册号为第11324244号）。
2013年8月19日，國家工商行政管理总局商标局作出驳回决定书，根据原《商标法》第28条（对应现行商标法第30条）的规定，对贵州同济堂“同濟堂始创于1888及图”商标（下称“诉争商标”）的注册申请予以驳回。该决定认为，诉争商标显著部分“同濟堂”完整包含引证商标一（图3，第3178271号）及引证商标二（图4，第3574839号）显著部分，未形成新的整体性含义，已构成近似商标。
贵州同济堂不服商标局驳回注册申请的决定，向国家工商行政管理总局商标评审委员会申请复审，理由主要为：（1）申请商标与引证商标一和引证商标二不构成近似，申请商标是由图形及中文构成，而两个引证商标是纯中文构成，两者在商标构成及整体外观上区别很大；（2）诉争商标显著部分“同济堂”具有较高的知名度，曾两次被评定为中华老字号，相关公众不会对申请商标与引证商标一及引证商标二在消费时产生混淆误认。
